法拉利Testarossa商标争夺：谁能胜出？恶意与声誉商标揭秘！
在SIMCA判决（案件T-327/12）中，普通法院认定，如果第三方申请一个曾经著名但已停用数十年的商标，并且申请人意图利用该商标剩余的声誉，则构成恶意行为。这个判决引发了一个问题，即在先商标仍然在使用且注册的情况下，这一判决是否仍然适用。德国专利法院最近在关于法拉利Testarossa商标的案件（案件29 W (pat) 14/21）中否定了恶意行为的存在。
背景
法拉利在1950年代使用Testa Rossa品牌用于前置引擎的赛车。从1984年到1996年，法拉利生产了Testarossa型号的街车。总共生产了超过7,000辆Testarossa车型。
申请人是一个在玩具和模型车行业活跃了约50年的公司董事会成员。几十年来，申请人与汽车制造商发生了商标争议，特别是在涉及将汽车制造商品牌复制到模型车上的许可要求方面。
申请人向法拉利的“Testarossa”商标提出了多个不使用撤销申请。特别是，欧盟知识产权局（EUIPO）撤销了两个国际注册，相关上诉案件正在普通法院审理（案件T-1103/23和T-1104/23）。双方还就彼此的“Testarossa”和“Testa Rossa”商标提出了多个异议程序。
2015年，申请人申请注册德国商标302013070212“Testa Rossa”，涵盖第7、8、12、18、21和28类商品。法拉利提出了基于恶意的异议和无效申请。德国专利和商标局因无效申请而暂停了异议程序。
德国专利和商标局驳回了无效申请。法拉利提出上诉。
德国专利法院的判决
德国专利法院驳回了法拉利的上诉。
法官回顾了评估恶意的相关时间点是申请日期。然而，如果在该日期前后的情况能够得出有关申请人申请日期意图的结论，则这些情况也可以被考虑在内。
恶意存在的情形是：如果有确凿且一致的证据表明，商标所有人在申请注册时，并非为了参与公平竞争，而是有意以有违公平商业惯例的方式损害第三方利益，或者有意获得超出商标固有功能的独占权，包括标示来源的基本功能。
法官没有采纳法拉利提出的任何论点：
1、没有证据表明申请人提交商标是出于投机目的，即没有使用商标的意图，而是想以滥用的方式强行执行该商标以对抗第三方。
2、申请人提交多个不同的“Testa Rossa”商标，涵盖德国和欧盟范围内广泛的商品和服务，并不能得出申请人试图阻碍法拉利使用其“Testarossa”商标的结论。
3、尽管申请人没有自己使用“Testa Rossa”商标，但他将其许可给第三方用于部分商品。根据欧盟法院（CJEU）的判例，申请人不必在提交申请时就知道将在哪些商品和服务上使用该商标。此外，由于与法拉利的法律争议，申请人有正当理由推迟使用这些商标。
4、反对恶意申请的一个因素是，申请人尚未对第三方强制执行其商标。
5、申请人以不使用为依据对法拉利“Testarossa”商标提起的撤销诉讼并不表明恶意。相反，这些诉讼显示申请人认为法拉利并未使用其商标。此外，这些撤销诉讼是在有争议商标申请日期之后提起的。
6、法拉利证明了“Testarossa”在“汽车及其零部件”方面的真实使用，法院认为这并不是决定性因素，因为（可执行的）先前权利属于相对拒绝理由，而非绝对拒绝理由。
7、法拉利还依赖于普通法院的SIMCA判决。法官明确表示他们对这一判例法持有疑虑，因为新颖性或创造性并不是商标保护的条件。然而，法院没有决定是否遵循SIMCA判决。与该案件不同的是，法拉利拥有“汽车及其零部件”方面的可执行先前权利，这被认为足以区分这两个案件。因此，法官否定了将此案提交欧盟法院初步裁定的必要性。
普通法院的Neymar判决也不被认为具有可比性，因为该案件涉及的是一位名人的名字。然而，个人人格权在“Testa Rossa”商标问题上并不涉及。
8、法院也没有看到足够的证据表明申请人有意妨碍法拉利的商业活动。仅仅知道第三方使用某个商标不足以认定为恶意行为。
9、有争议的商标可能侵犯法拉利的有声誉商标这一事实被认为不相关。这属于相对拒绝理由的问题，但不能以此为依据主张恶意。
10、法官没有发现任何证据表明申请人有意将该商标用于其他目的，而不是表示商品的商业来源。虽然申请人可能有意从“Testarossa”商标的声誉中获利，但这并不构成不正当使用。法院认为，仅仅从（剩余的）商标声誉中获利并不足以认定为恶意行为。
评论
德国专利法院的判决与SIMCA判决难以调和。案件之间唯一相关的区别似乎在于SIMCA商标没有被使用，而法拉利的“Testarossa”商标仍然在使用。这无疑是一个区分因素，但这足以否定恶意行为吗？如果认为法拉利可以基于其注册商标采取行动，这就混淆了绝对拒绝理由和相对拒绝理由。在Neoperl案中，欧盟法院最近认为所有绝对拒绝理由是彼此独立的。如果法院在绝对和相对拒绝理由的相互作用上作出不同裁定，将令人感到意外。
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